“三步法”是《专利审查指南》（2023版）中规定的判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见的方法，被认为是中国专利制度下判断显而易见性的“金标准”。“三步法”中的第二步“确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题” 既是第一步的具体体现，也是第三步的判断基准。而其中，判断“发明实际解决的技术问题”为第三步寻找技术启示指明了方向，是“三步法”中的核心关键。
技术问题可细分为申请人提出的基于本发明的整个技术方案所要解决的总技术问题（即“预期要解决的技术问题”），以及审查员审查过程中基于最接近的现有技术与本发明之间的区别技术特征所确定的“实际解决的技术问题”（或称为重新确定的技术问题）。其中，确定“实际解决的技术问题”不可仅仅基于区别技术特征表面，更需要结合“区别技术特征所能达到的技术效果”来进行确定。在专利审查实践中，从“区别特征”能够确定“技术效果”，并且从“技术效果”能够反推出“技术问题”的判断方法是广泛使用的。
对于以化学、生物和医药为代表的实验科学领域来说，专利申请通常需要提供实验数据来证明发明能否实施以及达到何种技术效果。而发明技术效果的确认有其鲜明的特色（可预知性较差）和不同于其它学科领域的难度。因此，申请人基于区别技术特征所带来的技术效果对审查员所提出的实际解决的技术问题进行重新确定，进而从根本上否定对比文件的结合启示，是化学领域专利创造性的答复过程中的重要手段之一。本文将结合我所代理的三件具体案例来对不同类型的专利答复进行讨论。
2.具体案例分析
【案例1】涉案专利请求保护一种具有I型PRMT抑制活性的化合物，其中权利要求1为马库什权利要求，请求保护一种具有如下（图1-1左）结构的化合物（其中环A选自C3-10的环烷基，X选自NH、O...）：
审查员在审查意见通知书中指出，对比文件1公开了如图（1-1右）所示化合物。权利要求1与D1的区别技术特征在于：权利要求1中环A与X直接连接，D1中的环A与O通过甲基连接，权利要求1实际要解决的技术问题是提供了一种具有多种结构的具有I型PRMT抑制活性的化合物。针对上述区别技术特征，审查员继续引用了D1的其他部分“ ，其中，X1选自-O-或-S-，优选-O-； R1 为取代或非取代的 C3-12环烷基...L1为-[C(R6)2]a-、-CO-...a、b、c 为 0、1、2、3、4 或 5”。本领域技术人员在D 1 的基础上能够想到选择 R1与 X1 直接相连，因此权利要求1不具备创造性。
看似本案的审查意见逻辑严密、证据确凿，似乎不具备可以进行争辩的要点，但实际上本专利具备创造性的依据早已在说明书中等待申请人和代理师“抓取”。通过对本申请说明书的研读，专利代理师发现本申请说明书中的部分实施例化合物对I型PRMT的IC50在10nM以下均明显优于D1中化合物对该酶的抑制活性水平（10nM~100nM），且本申请部分实施例化合物对某些肿瘤细胞株的活性抑制水平也均明显强于D1中的化合物。
基于此，专利代理师根据从属权利要求以及说明书对权利要求1的保护范围进行了修改，但并未改变原权利要求1 的化合物结构。通过“三步法”进行创造性判断，权利要求1与D1相比的区别技术特征并未改变，但以权利要求1请求保护的化合物所具备的技术效果为依据，我们可以将权利要求1相对于D1实际解决的技术问题重新定义为如何提高对I型PRMT甲基转移酶的活性抑制水平。通过技术问题的重新确定，进而斩断了区别技术特征与D1其余部分的联系，D1其余部分无法给出利用上述区别技术特征解决“如何提高对I型PRMT甲基转移酶的活性抑制水平”这一技术问题的启示，以此论证本申请权利要求1请求保护的技术方案是非显而易见的，并取得了有益的技术效果，具备《专利法》第22条第3款规定的创造性。
本案中，代理师通过对权利要求1的保护范围进行限缩，使得权利要求1和D1的区别技术特征和权利要求1取得的技术效果对应，并基于此重新确定了本申请权利要求1实际解决的技术问题，进而推翻了审查员此前的认定，使得 D1的其余部分无法给出利用上述区别技术特征解决新的技术问题的启示。最终上述创造性答复被审查员所接受，审查员最终认可该专利具备创造性。
马库什权利要求限定的是并列的可选要素，其不管包括多少变量和组合，都应当视为一种概括性的组合方式。马库什权利要求保护的实质上为具有共同性能和作用的一类化合物。针对马库什权利要求的创造性答复，应当从构效关系的角度考虑，即首先判断本申请马库什化合物和最接近的现有技术中的化合物在结构上的区别特征，如现有技术确实给出了相应的技术启示，那么从技术效果的角度出发，再根据本申请说明书中效果实施例部分记载的内容，将相较于最接近的现有技术效果更好的一些具体化合物挑选出来，确定出实际解决的技术问题，并在得到说明书和权利要求支持的前提下基于上述具体化合物圈定出新的马库什范围。
【案例2】
涉案专利请求保护一种白色耐低温光伏组件封装用氟塑料薄膜，权利要求1公开了如下特征：“该薄膜包括以下按质量分数计的组分：…无机紫外添加剂1~10重量份…；所述无机紫外添加剂为二氧化钛，其粒径范围为300~800nm”。
审查员在审查意见通知书中指出，对比文件1公开了一种高遮盖率有色 ETFE 薄膜，其中具体公开了权利要求1的部分组分以及钛白粉（即二氧化硅）及其粒径为300-800nm。权利要求1与D1的区别技术特征在于：权利要求1还包括了有机紫外吸收剂和光稳剂，限定了ETFE的分子量、分子量分布和熔融指数，原料用量有所不同。基于该区别技术特征，权利要求1请求保护的技术方案实际解决的技术问题是提供一种耐紫外线的氟塑料薄膜。针对上述区别技术特征，审查员认为通过结合本领域的普通技术知识得到权利要求1请求保护的技术方案对于本领域技术人员而言是显而易见的，因此权利要求1不具备创造性。
本申请是非常典型的组合物发明专利申请，审查员在进行区别技术特征比对后得出权利要求1实际解决的技术问题为提供一种耐紫外线的氟塑料薄膜。针对本案，代理师通过研读说明书发现，实施例1和2通过实验证明二氧化硅的粒径400-600nm时，薄膜的可见光透过率、水蒸气透过率均相较于实施例3中二氧化硅粒径为600-800nm时更低，且可以在低温以及紫外线条件下保持更高的力学性能。因此，我方代理师首先根据从属权利要求以及说明书将权利要求1中二氧化硅的粒径范围由300-800nm修改为400-600nm。此时，权利要求1与D1的区别技术特征在于：权利要求1还包括了有机紫外吸收剂和光稳剂，无机紫外添加剂（二氧化硅）的粒径为400-600nm，限定了ETFE的分子量、分子量分布和熔融指数，原料用量有所不同。基于此，代理师重新确定了本申请权利要求1实际解决的技术问题为如何降低氟塑料薄膜的可见光透过率以及水蒸气透过率，并在低温下以及紫外线照射下保持材料力学性能稳定。D1的其余部分或公知常识无法给出利用上述区别技术特征解决这一“重新确定的技术问题”，因此本申请权利要求1具备创造性。该专利的创造性答复最终被审查员所认可。
对于组合物发明专利，组分之间通常通过以下作用方式来体现其创造性：（1）一种组分对另一组分的性能发挥具有促进作用;（2）不同组分之间具有协同增效作用；（3）多种经选择的组分的组合（即有些组合物发明，组分间的作用方式不清晰，只能归纳为各种经选择的组分的组合）。在答复组合物专利的创造性中，仍应当从区别技术特征所带来的技术效果着手重新确定实际解决的技术问题，并强调组合物发明的技术方案的整体性，以避免陷入审查员单纯来比对组成不同而得出结论的误区。此外，一般情况下本领域技术人员能够合理预期某些条件的简单变换会带来何种技术效果，但本申请说明书记载二氧化硅粒径在400-600nm时相较其他粒径范围出现了预料不到的有益技术效果，针对本案中二氧化硅的粒径这类出现“量”的变化但取得的技术效果却出现了“质”的变化的情况，则可以与本案答复策略类似采用“选择发明”的方式进行争辩。
【案例3】
涉案专利请求保护一种富马酸沃诺拉赞中间体的制备方法，权利要求1公开了如下制备流程（图3-1）：
本案属于典型的化合物制备专利，在答复此类专利的审查意见时主要考虑结合区别特征所带来的技术效果进行论证（如收率、纯度等）。审查员在此案中通过区别技术特征的比对进而得出权利要求1实际解决的技术问题为如何丰富对应化合物的制备工艺。在进行创造性答复时，代理师注意到本申请实施例3、4和5分别采用了甲醇、无水乙醇和异丙醇进行式（I）化合物的制备，其中异丙醇作为溶剂时收率达到89%，较使用甲醇时最终产物的收率提升了8.5%。因此，代理师将“所述反应溶剂为甲醇”限定入了权利要求1中，并归纳出权利要求1实际解决的技术问题为如何提高制备富马酸沃诺拉赞中间体的收率并在此过程中避免使用有毒试剂。对比文件1中的反应物与本申请反应物不相同，对比文件1中又公开了 “采用不同溶剂会得到不同的产物”这一关键性论据，本领域技术人员没有动机结合D1、D2或本领域普遍技术知识利用异丙醇带来收率的提升，因此权利要求1是非显而易见的，具备创造性。该专利的创造性答复最终被审查员所认可。
关于化合物的制备方法专利，答复过程中可以从以下几点进行争辩：（1）本方法属于现有技术中未曾记载的独创方法；（2）本方法在某些效果方面（如收率、纯度、反应时间等）具备优势，并取得了预料不到的技术效果，并基于此确定保护范围并重新确定实际解决的技术问题。
3.结语
专利创造性答复不单单关乎着一件专利的授权与否，也关乎着企业的知识产权战略布局和发展规划。在代理实务中，由于最接近的现有技术以及其余对比文件均由审查员确定，具有极大的不可预期性，因此在专利申请时就需要在说明书中尽可能全面的记载技术效果，尤其对于化学领域的专利，一定要对重要的发明点进行全方位的“数据武装”以应对未来的创造性答复甚至是专利无效或诉讼。当审查员对技术问题的认定与申请人出现了偏差，进而影响技术启示有无的结论时，有时多记载的那些不被重视的技术效果可能会具有决定性的影响力，帮助申请人成功捍卫专利。此外，利用“重新确定实际解决的技术问题”进行创造性答复也仅仅是专利创造性答复的手段之一，在专利创造性答复时仍需结合具体案情来判断是否将发明实际解决的技术问题作为入手点进行争辩。
作者介绍
朱培元先生在化学/医药/材料/环境保护等领域的专利撰写、复审请求及答复、专利挖掘与布局、专利检索与分析等方面具备实务经验，可为客户提供国外向国内、国内向国外的专利申请服务。朱培元先生的工作语言为中文、英文、日文以及法文。 滕锦林，现任苏州锦尚知识产权代理事务所所长、原专利局审协江苏中心审查员，苏州高新区知识产权协会副会长，中国专利代理师，具有律师资格，高级知识产权师，苏州高新区知识产权领军人才，获得南开大学理学硕士和中国政法大学法学硕士学位。
滕锦林先生在化学、医药、农药和材料等领域的专利撰写、审查意见答复、复审请求及答复、专利检索及分析、专利挖掘与布局、专利无效、专利行政诉讼等领域具有较多的实务经验，其代理的一件PCT专利仅海外权益的授权许可费用就达到2.82亿美元另加销售提成。此外，滕锦林先生具有较为丰富的培训经验，被聘为国家中小微企业知识产权培训（苏州）基地和南京市知识产权人才培训基地讲师，同时受到中国生物技术创新大会、中国农药年会以及数十家高校和企业的邀请，做了近百场主题分享和培训，积累了大量的培训经验。
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