随着全球化科技竞争日益激烈，我国号召大力发展创新型社会，加强知识产权保护，国内申请人愈加重视海外专利申请。近年来，笔者遇到越来越多的客户咨询海外专利申请事宜，尤其是美国专利申请的相关事宜，其中，较为典型的是国内专利申请超过12个月了还能不能进入美国、美国专利申请有没有新颖性或创造性的问题。笔者认为这两种问题在某种程度上都可以回归到在美国专利审查中如何认定现有技术的问题，因而本文将对美国的现有技术进行介绍，以帮助申请人更好地了解美国专利申请的审查制度。
二、什么是现有技术
《美国发明法案》（America Invents Act，简称AIA）的35 U.S.C.§102条给出了现有技术的定义。其中，AIA 35 U.S.C.§102(a)款定义了现有技术，AIA 35 U.S.C.§102(b)款则根据AIA 35 U.S.C.§102(a)款的条件定义了现有技术的例外情况，下面将对这两个条款进行详细介绍。
1、AIA 35 U.S.C.§102(a)款
根据AIA 35 U.S.C.§102(a)款，现有技术的定义如下：（a）新颖性；现有技术。一个人有权获得专利授权，除非：
（1）所请求保护的发明在其有效申请日之前已获得专利，在印刷出版物中被描述，被公开使用，销售或通过其他方式为公众所知；或者
（2）所请求保护的发明已经在获得授权的美国专利或者已经公开或在被视为公开的美国专利申请或指定美国的PCT国际申请中被描述，这些授权的美国专利、已经公开或视为公开的美国专利申请或指定美国的PCT国际申请的发明人和所请求保护的发明的发明人不同，且在所请求保护的发明的有效申请日之前有效提出。
AIA 35 U.S.C.§102(a)(1)款规定了现有技术的一般情况，这里的现有技术不限地域、不限公开者身份（包括发明人本人），公开形式也很灵活，但公开时间需要在所请求保护的发明（下称“本申请”）的有效申请日（指实际申请日，要求了优先权的，则指优先权日）之前，即，在先公开。
图1
如上图1所示，X在全世界范围内公开的为公众所知的活动（例如，销售）、文献、出版物等都可以视为Y的现有技术，可用来评价其新颖性和创造性。AIA 35 U.S.C.§102(a)(2)款涉及“抵触申请”，其规定的是他人的“在先申请且在后公开”的美国专利或专利申请，包括：1）已经授权的美国专利；2）已经公开的美国专利申请；3）指定美国的PCT国际申请（英文公开），构成本申请的现有技术。
图2
如上图2所示，发明人甲作出的美国专利申请A可以作为发明人乙作出的美国专利申请B的“抵触申请”，用来评价申请B的新颖性和创造性。换句话说，只要发明人相同，则其在先申请且在后公开的美国专利申请或指定美国的PCT国际申请并不能构成本申请的“抵触申请”，因而不能用来评价本申请的新颖性和创造性。
下面以笔者曾处理过的一件美国专利申请的OA答复为例来进行说明，如下图3所示。在审查意见中，审查员引用的一篇对比文件的优先权日为2017年9月12日，公开日为2019年10月31日，虽然该对比文件的优先权日早于本申请的优先权日（2017年9月15日），并且其公开日晚于本申请的优先权日，但是笔者发现该对比文件的发明人与本申请的发明人相同，因此在OA答复时据此抗辩该对比文件不符合AIA 35 U.S.C.§102(a)(2)款的规定，因而该对比文件不能用于评价本申请的新颖性和创造性，从而使本申请得以授权。
<本申请>
<对比文件>
图3
需要说明的是，在中国，申请人自己进行的在先申请且在后公开的中国专利申请可以构成抵触申请，并且该抵触申请只能用于评价新颖性，而并不能用于评价创造性，这一点与美国有所不同。
2、AIA 35 U.S.C.§102(b)款
AIA还规定了与AIA 35 U.S.C.§102(a)款对应的豁免条款AIA 35 U.S.C.§102(b)款，其包括与AIA 35 U.S.C.§102(a)(1)款对应的AIA 35 U.S.C.§102(b)(1)款以及与AIA 35 U.S.C.§102(a)(2)款对应的AIA 35 U.S.C.§102(b)(2)款，具体如下：2.1、AIA 35 U.S.C.§102(b)(1)款
（b）例外情况—
（1）如果符合以下情况，则在所请求保护的发明的有效申请日之前1年或1年以内所做的公开不属于AIA 35 U.S.C.§102(a)(1)款中规定的所请求保护的发明的现有技术：
（A）该公开是由发明人或共同发明人作出，或者从发明人或共同发明人处获得该主题的第三方所作出；或者
（B）在该公开作出之前，该公开的主题已经被发明人或共同发明人公开，或者被从发明人或共同发明人处获得该主题的第三方公开。
根据AIA 35 U.S.C.§102(b)(1)(A)款的规定，在1年的宽限期内，发明人或共同发明人作出的公开或者第三方从发明人或共同发明人处获得主题后所作出的公开都不能作为发明人提交的美国专利申请的现有技术，如下图4所示。
图4
例如，如果中国申请人提交的中国专利申请的申请日（要求优先权的，按照优先权日算）已经超过了1年，但是其公开日还在1年之内，那么该申请人仍然可以在其中国专利申请公开的1年内以相同发明人就同一主题在美国进行专利申请，并且该中国专利申请不能构成其美国专利申请的现有技术。
根据AIA 35 U.S.C.§102(b)(1)(B)款的规定，如果发明人在本申请的有效申请日之前1年内公开了本申请的主题，那么第三方在发明人公开之后进行的源自于发明人的独立公开就不构成本申请的现有技术。
图5
如上图5所示，由于发明人甲在本申请的有效申请日之前1年或1年以内比乙更早地进行了主题公开，那么乙的独立公开则不能用于评价本申请的新颖性和创造性。
例如，如果中国申请人在其中国专利申请公开的1年内以相同的主题进行了美国专利申请，则只要该美国专利申请的发明人包括其中国专利申请的全部发明人，那么他人在中国专利申请公开至提交美国专利申请这期间公开的相同主题的专利申请不能作为对比文件来评价该美国专利申请的新颖性和创造性。
2.2、AIA 35 U.S.C.§102(b)(2)款
同样，针对AIA 35 U.S.C.§102(a)(2)款中涉及的“抵触申请”，AIA 35 U.S.C.102(b)(2)款规定了“抵触申请”的例外情形，内容如下：
（b）例外情况—
（2）如果符合以下情况，则公开不属于AIA 35 U.S.C.§102(a)(2)款中规定的所请求保护的发明的现有技术：
（A）公开的主题是直接或间接从发明人或共同发明人处获得的；
（B）公开的主题在根据AIA 35 U.S.C.§102(a)(2)款的有效申请日之前已经被发明人或共同发明人或者直接或间接从发明人或共同发明人处获得该主题从而获得发明的第三方公开；或者
（C）公开的主题和所请求保护的发明在不迟于所请求保护的发明的有效申请日之前为同一个人所拥有或者对同一人负有转让义务。
根据AIA 35 U.S.C.§102(b)(2)(A)款的规定，虽然相对于本申请，第三方的美国专利或专利申请是在先申请并且在后公开，但如果其公开的主题直接或间接来自本申请的发明人或共同发明人，则第三方的该美国专利或专利申请不能构成本申请的“抵触申请”，其不能用来评价本申请的新颖性和创造性，如下图6所示：
图6
根据AIA 35 U.S.C.§102(b)(2)(B)款的规定，若他人所作出的美国专利或专利申请的主题在有效提出之前已经被本申请的发明人或共同发明人公开过或被从本申请的发明人直接或间接得知的第三方公开过，则该美国专利或专利申请不能构成“抵触申请”来评价本申请的新颖性和创造性，如下图7所示。
图7
根据AIA 35 U.S.C.§102(b)(2)(C)款的规定，在先提交且在后公开的美国专利申请与本申请在不迟于本申请的有效申请日前由同一人拥有或者转让至同一人，则该美国专利申请不能作为本申请的现有技术，即同一专利权人的“抵触申请”不能用来评价本申请的新颖性和创造性。
图8
如上图8所示，发明人甲提交的申请A的有效申请日在发明人乙作出的申请B的有效申请日之前且其公开日在申请B的有效申请日之后，但由于二者在申请B的有效申请日之前或当天都被转让了同一个申请人丙，也就是说，申请A和B都为申请人丙所有，则申请A不能作为申请B的现有技术来评价申请B的新颖性和创造性。
以上结合美国专利法的相关规定介绍了美国现有技术的定义及其例外情况。在实际作业中，对于美国审查意见中引用的对比文件，可以参考以下简易流程图9进行判断是否为有效的现有技术：
图9
在美国专利答复实务中，遇到审查员引用的对比文件为非有效对比文件的情况时有发生。因此，在处理审查意见时，可以先分析对比文件是否有效，从而更加高效、专业地对审查意见进行答复。
三、结语
在美国专利申请过程中，现有技术的概念是不可忽视的。它不仅会影响美国专利申请的授权，还可能影响到后续专利诉讼的成败。因此，在实际作业中，当答复美国专利审查意见时，代理人应当首先结合美国专利法的规定，判断审查意见中所引用的对比文件是否可以作为本申请的现有技术，从而对审查意见进行针对性答复。对于有意在美国申请专利的企业和个人来说，了解美国的现有技术，制定合理的专利申请策略，也有利于保护其知识产权和商业利益。—作者简介—
安丽娟，苏州锦尚知识产权代理事务所涉外部专利代理师，具有中国专利代理师/律师双重资格，取得南京工业大学硕士，具有丰富的国内外专利撰写、OA答复、专利检索及分析、专利咨询等经验。
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