美国总统林肯的一句“专利制度就是给天才之火浇上利益之油”，精妙的总结了专利制度的精髓，巧合的是我国专利法第22条的第2、3、4款完整的贴合该描述，专利法第22条的第2、3款规定的新颖性和创造性便是对“天才”与否的界定，实用性便是实施“浇火燃烧”之动作，缺少浇火燃烧、方案工业实施之动作，利益不能实现，“天才”难免孤芳自赏乃至偃旗息鼓，专利制度鼓励创新的目的也将落空。但是，专利审查、确权阶段基本围绕新颖性和创造性进行，涉及实用性法条的使用极少，可见，在攫取利润获得收益的目的实现可能性上，申请人少有走空。
近日，我所成功代理一起发明专利驳回后复审案件，该案经历了实审阶段的实用性质疑，随后据此被驳回，我所接受委托后，又经历了复审请求、撤驳、创造性质疑，创造性答辩，一波三折终获授权。通过该案，我们可以一窥较少涉及的实用性的核心关切。
一、案情回顾
本案（CN202110137499.0）（点击可查看附件申请文本）案情如下：
1、技术方案
本案技术方案非常简单，是一种用于胸腹腔手术的牵引固定装置，全部装置仅由4个部件构成（1、底座；2、吸盘组件；3、吸盘；4、挂钩），下图1示出了本装置的全部技术细节，用一句话即可概括本案的技术方案：本申请是一种应用在手术中悬挂血管的具有吸盘的挂钩。
图1用于胸腹腔手术的血管固定装置
2、权利要求
1.一种用于胸腹腔手术的牵引固定装置，其特征在于，
包括：底座，所述底座内设置有贯穿所述底座的端部后与负压装置相连的管路系统；
至少两个吸盘组件，所述吸盘组件固定设置于所述底座的第一面，且所述吸盘组件的连接管与所述管路系统相连接；
至少一个用于牵引固定组织的挂钩，所述挂钩固定设置于所述底座的第二面。
3、审查过程
图2本案审查过程流程图
针对上述技术方案，审查员在第一次审查意见通知书中没有使用对比文件，仅指出权利要求不符合专利法第22条第4款的规定，申请人在第一次意见答复时对本案具有实用性进行了答复并对权利要求进行了修改，随后即遭驳回，我所在本案被驳回后接受了申请人的委托，正式代理本案的后续工作。
二、实用性问题答辩策略
通常为了满足驳回所要求的听证原则，在第一审查意见通知书后，若申请人进行了有针对性的答复以及权利要求的实质修改，驳回决定会在第二次审查意见下达之后进行，除非审查部门对第一次审查意见通知书的否定性的审查意见确凿无疑，并经过领导讨论同意发出（对于涉及非新创新的驳回条款，比如A26.3公开不充分、A2发明的定义、A25专利的保护客体等），显然，本案在答复第一次审查通知书后即遭驳回，可见，审查部门对其驳回决定的坚信。
在详细阅读本案过程文档中后，审查员在驳回决定中认定本申请不符合专利法第22条第4款实用性的规定的根本理由在于认为本申请的技术方案明显无益、脱离社会需要（点击可查看附件驳回决定通知书）。笔者随后便对“明显无益、脱离社会需要”的具体规定进行了深入研究，发现审查员对于“技术方案明显无益、脱离社会需要”的理解存在不当之处，并在复审请求中进行了详细说明。
1、实用性的正面要求
审查指南第五章第2节从正面要求对实用性进行了定义：实用性是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果，即实用性对申请的主题具有两方面的要求，第一方面为“能够在产业上制造或者使用”，第二方面“能够产生积极效果”。
审查指南第五章第3节从反面示例出常见的六种不具备实用性的情形，“技术方案明显无益、脱离社会需要”即为第六种情形“无积极效果”，该第六种情形不符合实用性第二方面“能够产生积极效果”的规定，审查员认定本申请“技术方案明显无益、脱离社会需要”，即审查员认为本申请的申请主题不符合实用性第二方面“能够产生积极效果”的规定。
2、积极效果的判断标准
遗憾的是审查指南并未对何种程度才属于无积极效果做出规定和指引，但是审查操作规程对无积极效果有如下规定“一项技术方案可能存在某些方面的缺陷，例如请求保护的药物具有毒副作用，但在其他方面有益，则应当认为该技术方案能够产生预期的积极效果。”，更进一步的，学术界对此做了探讨，尹新天在知识产权出版社出版的《中国专利法详解》第2版中认为“能够被认定为不能产生积极效果的发明或者实用新型只能是那些不但明显无益，而且带来不良影响（例如严重污染环境、严重浪费能源、败坏社会风气等）的发明或者实用新型”，即强调发明或者实用新型在明显无益且带来不良影响时，不能产生积极效果，也就是说对于一项发明或者实用新型，即使其与现有技术相比没有说明优点，但仅从它为公众提供了更多的选择余地来看，也可以认为它能够产生实用性所要求的 积极效果，能够被认定为不能产生积极效果的发明或者实用新型，只能是那些不但明显无益，而且带来不良影响的发明或者实用新型，审查员并没有提供证据来证明本发明的技术方案达到了“不但明显无益，而且带来不良影响”（例如严重污染环境、严重浪费能源、败坏社会风气等）的程度。
根据上述分析可知，实用性中关于“积极效果”的标准较低，其有别于创造性判断中的“技术效果”。发明具有有益的技术效果，主要是指发明与现有技术相比具有更好的技术效果，或者发明提供了一种技术构思不同的技术方案等；而“积极效果”考虑的是只要对人类社会的需求有正向的成分即可，在实用性的判断中仅需考虑是否能够产生预期的积极效果，如果该技术方案可以产生积极效果，即使其同时存在一定的缺陷，也不存在不具备实用性的问题，更不需要考虑创造性中要求技术方案具有显著的进步（预料不到的技术效果）。
具体到本案，利用挂钩固定手术区域的血管、神经等组织，解放了医生的双手，使其双手可同时进行手术，提高手术效率，具有很好的技术效果，即本申请的主题是明显有益的，已经排出了不具备实用性的“只能是那些不但明显无益，而且带来不良影响的发明或者实用新型”的情形，至于审查员推测但并非确凿地认为本方案可能存在的一些缺点，即便认为本申请的主题可能存在一些缺点，也符合审查操作规程申请的方案具有一定的缺点，但在其他方面有益，则应当认为该技术方案能够产生预期的积极效果，符合实用性的规定。
最后，复审意见中对审查员指出的本装置可能存在的缺点一一进行了有力的反驳后（点击可查看附件复审答复意见），重申本方案同时满足实用性对申请的主题具有第一方面为“能够在产业上制造或者使用”和第二方面“能够产生积极效果”两方面的要求，具备专利法第22条第4款规定的实用性，2023年11月17日复审委在复审决定书中撤销了前审的驳回决定。
综上，整体上看，在准确把握实用性的两方面的要求后进行有针对性的答复时，实用性的证明标准较低，不难说服审查员，尤其是对于第一方面“能够在产业上制造或者使用”的证明要求很低，重心应当放在第一方面“能够产生积极效果”的理由阐述上。
3、实用性的审查顺序
专利审查指南第二部分第三章在专利的新颖性中规定了“发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性，只有在其具备实用性后才予以考虑”，专利审查指南第二部分第八章规定了“一般情况下，在确定申请的主题不属于专利法第五条、第二十五条规定的不授予专利权的情形，符合专利法第二条第二款的规定，具有专利法第二十二条第四款所规定的实用性，且说明书充分公开了请求保护的主题后，应当对权利要求书进行下述审查，如独立权利要求是否具备新颖性和创造性”。
专利审查指南第二部分第三章规定“发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性，只有在其具备实用性后才予以考虑”。
由上述规定可以看到，实用性的审查顺序应当先于新颖性和创造性进行，本案在第一次审查意见中仅指出实用性问题后，在驳回决定被撤销后又下发了第二次和第三次审查意见指出本申请不具有创造性，在审查顺序上符合专利审查指南的规定。
尽管本案的技术方案尤为简单，但是，方案之间的小不同往往存在着大的裂口，在创造性的争辩中，代理人从最接近的现有技术选取不当、对比文件之间具有结合障碍等方面进行了强有力的争辩（点击可查看附件创造性答复意见），最终，本申请于2024年7月12日获得授权。
三、总结
本案属于典型的因实用性问题被驳回的案件，笔者针对实用性涉及的法条以及相应规定进行了深入研究，通过详尽的论证和答辩最终说服了专利复审与无效审理部撤销了驳回决定。面对专利申请不具备实用性的问题时，申请人和代理人往往不能准确找到答辩的突破口，进而不能说服审查员而影响案件的走向，本案针对实用性问题的答辩具有很好的借鉴意义。
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