高价买来的专利为啥没用处？从侵权角度看如何提高软件类专利的撰写质量

导读

近日，ChatGPT聊天机器人爆火，人工智再次成为最热门话题之一。与之相比，人工智能等软件类的发明专利在维权时却常常“遇冷”。软件类的发明专利在维权举证时存在天然劣势，这对此类专利的撰写提出了更高的要求。此外，使用环境特征和功能性特征保护范围的理解和适用均为行业内的难点问题，本文将结合具体案例以及上述难点问题进行剖析，从侵权判定角度给出如何提高该类专利撰写质量的建议。

案情简介

原告：上海祉云医疗科技有限公司

被告：上海泰怡健康科技有限公司

案号：（2021）沪73知民初222号

原告以300万价款从上海某大学受让了包括一件发明专利(名称为“中医面诊分析与诊断系统”、专利号ZL201210147003.9) （下称涉案专利）在内的技术成果。原告诉称被告侵犯其享有的该发明专利权，提出立即停止侵权、赔偿经济损失等诉讼请求。

涉案专利权利要求1为：一种中医面诊分析与诊断系统，其和中医望诊检测装置相连，其特征是，所述的中医面诊分析与诊断系统包括信息采集模块、图像分割模块、面部颜色分析模块、面部光泽分析模块、口唇分析模块、数据管理与综合分析模块和诊断报告模块，信息采集模块和图像分割模块以及数据管理与综合分析模块通讯连接，信息采集模块和图像分割模块通讯连接，图像分割模块和面部颜色分析模块、面部光泽分析模块以及口唇分析模块通讯连接，面部颜色分析模块、面部光泽分析模块以及口唇分析模块和数据管理与综合分析模块通讯连接，数据管理与综合分析模块和诊断报告模块通讯连接；其中：

信息采集模块用于建立病人的电子病历和医生诊断信息，并通过面像采集相机驱动启动照相机和拍摄面部照片；图片分割模块用于对信息采集模块拍摄的面部图像进行分割，包括：一是完成人脸图像从头部图像的分割；二是完成人脸图像各个模块的分割，两颧、额头、鼻子、下额、嘴唇，为面色的判断和面部特征的提取和识别做准备；面部颜色分析模块、面部光泽分析模块和口唇分析模块是三个并列的模块，在图片分割模块的基础上，用于对病人面部颜色、光泽和口唇进行分析；所述面部颜色分析模块对额头、两颧、下额、鼻子部位的颜色特征提取与识别，用于中医面部颜色的客观诊断，计算机自动判读面部颜色；所述面部光泽分析模块对额头、两颧、下额、鼻子部位的光泽特征提取与识别，用于中医面部光泽的客观诊断，计算机自动判读面部光泽；所述口唇分析模块对口唇部位的颜色、纹理特征提取与识别，用于中医口唇的客观诊断，计算机自动判读口唇的颜色和润燥；数据管理与综合分析模块用于将面部颜色分析模块、面部光泽分析模块和口唇分析模块分析后的定性定量结果综合分析整理并保存；诊断报告模块用于根据用户的需求，按照制定的格式打印出数据管理与综合分析模块综合分析得出的诊断结果。

涉案产品：中医智能体质辨识镜W22ACB，产品型号TYJK201911P-B。

经比对前述产品与涉案专利权利要求1，原告认为被诉侵权产品具有权利要求1的全部技术特征，而被告则认为二者存在如下差异：一是被诉侵权产品不需和中医望诊检测装置相连；二是被诉侵权产品不具有信息采集模块、图像分割模块、面部颜色分析模块、面部光泽分析模块、口唇分析模块、诊断报告模块，以及相应模块的通讯连接。

争议焦点：

被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围。

判决结果：

上海知识产权法院认为原告的被诉侵权产品落入原告涉案专利权的指控不能成立，判决驳回原告上海祉云医疗科技有限公司的诉讼请求。

判决书正文节选如下^[1]：

首先，关于技术特征“和中医望诊检测装置相连”。被告认为被诉侵权产品人脸图像采集是在开放环境下由受检者自行实施，无需与中医望诊检测装置相连。

……“和中医望诊检测装置相连”旨在解决背景技术中提到的受光线、温度等外部客观条件影响的技术缺陷。涉案专利实施例中也记载……进一步说明涉案技术需连接中医望诊检测装置。综上，本院认为，涉案专利的技术方案实际上受“中医望诊检测装置”所形成的拍摄环境所限定，涉案专利权利要求1中的“和中医望诊检测装置相连”属于权利要求中的使用环境特征。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的规定，被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。本案中，被诉侵权产品人脸图像采集系在开放环境下由受检者自行实施，受涉案专利背景技术提到的光线、温度等外部客观条件影响。被诉侵权产品人脸图像采集并不与“中医望诊检测装置相连”，因此，被诉侵权产品人脸图像采集不受“中医望诊检测装置”所形成的拍摄环境所限定，不具有权利要求1中的“和中医望诊检测装置相连”的技术特征。

其次，被诉侵权产品是否具有权利要求1中的七个模块。被告认为被诉侵权产品不具有权利要求1中的相应模块，原告则不认可被诉侵权产品采用了被告所主张的技术方案，同时认为该技术方案也落入涉案专利权保护范围。

本院注意到，涉案专利系一种中医面诊分析与诊断系统，实质系涉及计算机程序的发明专利。……本案中，权利要求1包含信息采集模块、图像分割模块、面部颜色分析模块、面部光泽分析模块、口唇分析模块、数据管理与综合分析模块和诊断报告模块七个模块，各个模块系以其实现的功能来界定，同时限定了各个模块间的通讯连接关系以及各个模块的子功能或者说是运行步骤，但均未涉及各模块的具体结构，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求亦无法确定实现上述功能的具体实施方式，故前述模块应认定为功能性特征。根据涉案专利说明书可知，附图2-8系该七个模块界面，附图9-20为利用本系统实现中医面诊客观诊断过程的界面截图，前述附图实质均系计算机系统在模块指令下的显示，也即用户显示界面，说明书中并未涉及实现前述模块功能的算法。本领域普通技术人员结合权利要求书、说明书，虽无法确定实现该功能的具体算法，但一般认为涉案计算机程序应包括与前述用户显示界面类似的界面。本案中，被诉侵权产品的使用过程不存在与前述用户显示界面对应的类似界面，两者亦无法进行算法的比对，甚至亦无法证明被诉侵权产品具有相应模块的子功能或者运行步骤，如图片分割模块一是完成人脸图像从头部图像的分割，二是完成人脸图像各个模块的分割，两颧、额头、鼻子、下额、嘴唇，面部颜色分析模块对额头、两颧、下额、鼻子部位的颜色特征进行了提取与识别等。在此情况下，原告提供的证据不能证明被诉侵权产品具有权利要求1中的七个模块。

综上所述，被诉侵权技术方案不具有权利要求1中的“和中医望诊检测装置相连”的技术特征，原告亦无法证明被诉侵权技术方案具有权利要求1中的七个模块，故原告关于被诉侵权产品落入原告涉案专利权的指控不能成立，本院对原告的相关诉讼请求亦难以支持。

案件解析

一、软件类专利的保护强度取决于权利要求的侵权可视度。

产品权利要求的保护强度比方法权利要求的保护强度大是行业内普遍接受的观点。但不能笼统地认为产品权利要求的保护强度一概比方法权利要求的保护强度大。产品权利要求的保护强度大是由产品权利要求的侵权可视性高所带来的，而非权利要求的类型。

本案中，从涉案专利公开的内容看，发明名称虽然为“……系统”，但在描述“系统”以及其中的各个模块时，均采用功能性描述，未涉及具体结构。因此，涉案专利实质上是方法专利，而非产品专利。由此，涉案专利的权利要求1被法院认为是涉及计算机程序的发明专利就不难理解了。

涉案专利并没有因为将技术方案写成产品权利要求而在侵权判定时带来任何优势。法院在进行侵权判定时，由于无法进行算法比对，将判定的依据落到了说明书附图所体现的计算机程序所包含的用户显示界面。权利要求的保护范围被缩小到了说明书附图。本案清楚展示出权利要求的侵权可视性在侵权判定中的重要性。

反之，侵权可视度高的方法权利要求一样能够起到良好的保护作用。苹果公司在与三星的专利诉讼中胜出的滑动解锁专利（US8046721B2），以及搜狗在与百度的专利诉讼中胜出的专利（CN101377714B）即如此。

在撰写专利申请文件时，首先应当根据发明人所提供的技术方案，确定权利要求的类型。当确定技术方案为方法类后，应当将撰写的重点放在如何提高权利要求的侵权可视度上，而不能一味地将方法类技术方案写成产品权利要求，将提高保护效果的希望寄托在权利要求类型之上。

二、应对权利要求中的功能性特征严格把关。

由于权利要求1中各个模块采用功能性描述，未涉及具体结构，因此七个功能模块均被法院认为是功能性特征。

功能性特征的定义如下：是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外^[2]。

目前，权利要求中的功能性特征会受到专利审查规则和专利侵权判定规则的“双重夹击”。具体而言，在专利新创性审查时，功能性特征会被理解为“为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式” ^[3]而受到最严格的审查。在侵权比对时，功能性特征的范围又会被限定为与说明书及附图记载的实现该功能或者效果不可缺少的技术特征相同或者等同的保护范围。

因此，在软件类专利撰写时，应当在说明书中给出尽可能多的实施方式，以在侵权判定时能够尽可能扩大对该功能性特征的解释。

三、使用环境特征尽量避免使用。

使用环境特征^[4]不同于主题名称，是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征。

在专利审查的新创性评判中，是否考虑使用环境特征，取决于使用环境特征是否对权利要求的技术方案产生影响。

在专利侵权判定中，写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用。对于使用环境特征的侵权比对规则^[2][4]如下：

首先，比对被控侵权产品与权利要求中除使用环境特征外的其他特征，判定二者是否相同或等同。若不相同也不等同，则不侵权。

若相同或等同，进一步判断被控侵权产品是否可用于权利要求限定的使用环境。若不可以，则不侵权。

若可以，接着判断以下情形：从专利文件中直接毫无疑义地得到该技术方案仅能适用于该使用环境特征，被控侵权产品是否还能以正常、合理的方式用于其他使用环境。若可以，则不侵权。

若该技术方案仅能适用于该使用环境特征，则侵权。

因此，在权利要求撰写时，应当从新创性和技术方案的实际应用情况两个方面，考量是否有必要将使用环境特征写入权利要求中。

首先，若使用环境特征对技术方案不产生影响，则对新创性不产生贡献，对专利授权没有帮助，此时无需写入使用环境特征。

其次，判断技术方案的实际应用情况，是否只能适用于某一使用环境特征。若是，则在说明书以及权利要求书中明确技术方案的使用环境特征无可厚非。但在多数情况下，任何人都难以预料到某一技术方案当前或者将来能够适用于哪些场合。并且，即便技术方案很有可能只能适用于某一使用环境，但在技术方案完整，且不影响新创性评判的前提下，也无需将该使用环境特征写入权利要求中。

因此，除非已确定所要保护的装置适用于某一使用环境，或者使用环境特征会对新创性产生影响，否则不建议将使用环境特征写入权利要求中。

本案启示

一、选择优秀的专利代理师团队。

高校院所在涉及技术转移的专利撰写时，选择从业经验丰富、撰写水平高的专利代理师，在撰写前进行充分的检索，以获得高质量的专利申请文件，让专利成为技术成果转移转化的助力，而非障碍。

专利作为无形资产，在市场保护、风险管控、融资投资等企业运营中，扮演着非常重要的角色。尤其对创新型企业，甚至起到决定性作用。企业在承接技术转让时，应当选择专业机构对所涉专利进行全面评估，避免买来的专利由于权利稳定性低、保护范围小、维权举证困难等原因，没有实际使用价值。

二、提高软件类专利的撰写质量。

1.将工作重点放在增强专利侵权可视性上。良好的可视性意味着权利要求的表述便于直观地与涉嫌侵权产品进行对比，降低举证和侵权比对的难度，降低维权成本，提高胜诉的可能性。

2.谨慎使用环境特征。由于软件类产品本身在专利侵权诉讼中举证不易，采用使用环境特征会进一步增加举证和侵权判定的难度，不利于专利维权。

3.在说明书中尽可能丰富功能性特征的实施方式，一方面为权利要求提供足够的支持，另一方面在等同侵权认定时尽可能扩大对其的解释范围。

参考文献：

[1] （2021）沪73知民初222号,上海知识产权法院民事判决书,2022.6.30。

[2] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》，2020.12.31。

[3] 《专利审查指南 2021版》，第100页，2021.1.15。

[4] 《专利侵权判定指南（2017）》, 北京市高级人民法院，2017.4.20。

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